3.关于申请日前将专利产品转让他人且未签署保密协议是否导致该专利丧失新颖性的认定
专利法第二十二条第二款规定，发明或者实用新型专利申请的新颖性是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。如果实用新型专利技术方案较为简单，本领域技术人员甚至一般公众仅通过对专利产品或其生产模具的初步观察就可以得到该技术方案，而专利权人又在专利申请日前生产出了专利产品并将该专利产品及模具转让给他人且未约定受让人承担保密义务，则该实用新型专利权会因此丧失新颖性而被宣告无效。
在江西省简氏紫砂科技发展有限公司（简称简氏公司）诉专利复审委员会及第三人熊禄生实用新型专利权无效一案中，见北京市高级人民法院(2008)高行终字第718号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第293号行政判决书。熊禄生系名称为“紫砂陶瓷脱模异型垫盘”实用新型专利的专利权人。在本专利申请日前，熊禄生与简氏公司的法定代表人简广订了“陶瓷生产设备转让合同书”，约定熊禄生将含有“石膏脱模托板”（即本专利的“紫砂陶瓷脱模异型垫盘”）在内的成型车间设备一次性卖给简广，同时熊禄生与简氏公司签订了一份“员工聘用合同”，熊禄生受聘在简氏公司的企业中从事生产和技术管理工作。上述合同均已履行。现简氏公司以本专利不具备新颖性为由，请求专利复审委员会宣告无效。专利复审委员会认为，虽然熊禄生在本专利申请日前将“石膏脱模托板”转让给简广，但转让合同具有特定的前提和背景，即本专利产品的转让方和受让方是基于合作或者聘用关系而达成转让本专利产品的约定的，转让之后双方形成一个利益共同体。因此，上述转让行为以及简氏公司企业内部的使用行为还不足以推定出本专利的技术方案处于一个他人能够得知的状态。双方当事人都是从事紫砂陶瓷产品生产的企业或个人，所转让的“石膏脱模托板”并不是生产出来用来销售的终端产品，而是在企业内部用于生产紫砂陶瓷的设备，目前的证据并不能证明企业内部的使用以及紫砂陶瓷的销售使得本专利的技术方案处于一个公众想得知就能得知的状态。据此，专利复审委员会决定维持本专利有效。一审法院认为，熊禄生在申请日之前将本专利产品转让给简氏公司，简氏公司的任何员工均可轻易接触到本专利产品，且熊禄生并未与简氏公司签订保密协议，故本专利已构成使用公开并不具有新颖性，判决撤销专利复审委员会的审查决定并责令其重新作出审查决定。
北京市高级人民法院认为，使用公开包括由于制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式而导致技术方案处于公众想得知就能够得知的状态，并不取决于是否有公众得知。熊禄生在本专利申请日前向简氏公司转让了包括本专利产品在内的生产设备，简氏公司取得的是物的所有权，没有因此获得相关的技术秘密，熊禄生也并未明确向简氏公司提出就转让的设备所涉及的技术秘密予以保密的要求，简氏公司也就无从知晓哪些生产设备属于技术秘密，更无为熊禄生保守技术秘密的义务。本专利的技术特征并不复杂，对于本领域技术人员而言轻易就能掌握，简氏公司的任何员工均可轻易接触到本专利产品，故本专利技术方案已处于公众想得知就能够得知的状态，构成使用公开，本专利不符合专利法第二十二条第二款有关新颖性的规定，遂判决维持原判。
4.关于技术效果对判断技术特征是否具有显而易见性的作用的认定
专利法第二十二条规定，实用新型专利的创造性是指，该实用新型同申请日以前已有技术相比具有实质性特点和进步。实用新型专利的创造性标准低于发明专利，在评价实用新型专利的创造性时，不仅要考虑技术方案本身，还要考虑其所属的技术领域、所要解决的技术问题和所产生的技术效果等因素，将实用新型专利作为一个整体看待。在判断要求保护的实用新型技术是否具有显而易见性时，应从最接近的现有技术和实用新型所要解决的技术问题出发，但不能忽略技术效果的差异对判定显而易见性的影响。
在梁东诉专利复审委员会及第三人红豆集团公司红豆摩托车油箱厂（简称红豆摩托车油箱厂）实用新型专利权无效行政纠纷一案中，见北京市高级人民法院(2008)高行终字第251号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第1450号行政判决书。梁东系名称为“摩托车油箱夜间警示装置”的实用新型专利（简称本专利）的权利人，红豆摩托车油箱厂以本专利不具备创造性为由，请求专利复审委员会宣告其无效。本专利权利与现有技术的区别在于：（1）要求保护的装置用于摩托车，现有技术公开的装置用于自行车；（2）本专利在油箱体两侧分别装有托架和支架，托架和支架通过螺钉螺纹固定连接，现有技术中未明确说明底盘（相当于本专利的托架）和支架间的连接方式，本专利的两支架分别固装在两凹槽底面，现有技术中的支架与车体相连；（3）本专利包含了一两侧面对称位置冲有凹槽的油箱体，托架嵌装在凹槽上，现有技术中未公开该技术特征。专利复审委员会认定上述差别不足以使本专利具有创造性，决定宣告本专利无效。一审法院维持了专利复审委员会的决定。
北京市高级人民法院经审理认为，摩托车和自行车都是常用的双轮驾驶工具，本领域技术人员很容易想到将自行车上的夜间警示装置用于摩托车，螺钉螺纹是本领域常用的连接方式；在此基础上认定本专利上述区别（1）、（2）相对于现有技术未构成本专利的实质性特点。但是，现有技术中并未公开一两侧面对称位置冲有凹槽的油箱体且托架嵌装在凹槽上这一技术特征，该技术特征已经构成了专利法所要求的实质性特点。专利复审委员会和一审法院认为在摩托车油箱体两侧对称位置冲有凹槽，将托架与之嵌接，将自行车上的夜间警示装置用于摩托车油箱两侧对于本领域技术人员来说均属于显而易见，这一认定忽略了本专利与现有技术在安装位置及方式上的区别即前述区别（3），没有考虑区别（3）为本专利所带来的优于或不同于现有技术的技术效果。因此，现有技术不足以否定和破坏本专利的创造性。北京市高级人民法院遂改判撤销一审判决和专利复审委员会的决定。
5.关于忽略结构差异而仅依据技术特征之间的“相当于”不足以否定发明专利新颖性的判定
在判断发明专利的新颖性时，应当将发明专利的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布在后的发明的相关技术内容单独进行比较，而不得将其与几项现有技术或者申请在先公布在后的发明内容的组合进行对比，也不得将其与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。同时，在进行新颖性判断时，应当从二者所属技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期效果等方面实质上是否相同或相似进行判断，而不得笼统地仅以该发明专利的技术特征“相当于”现有技术的某些技术特征而否定其新颖性。
在IROPA股份公司诉专利复审委员会及第三人慈溪市太阳纺织器材有限公司（简称太阳公司）发明专利权无效行政纠纷一案中，见北京市高级人民法院(2008)高行终字第260号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第56号行政判决书。IROPA股份公司系名称为“探纱器”的发明专利的权利人。太阳公司请求专利复审委员会宣告本专利无效，理由是本专利权利要求1～5、7不符合专利法第二十二条第二、三款有关新颖性、创造性的规定，权利要求6不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定，并提交了对比文件1、2作为证据。专利复审委员会认为，对比文件1中公开了一种相当于本专利的“用于喂纱器中的纱线检测设备的探纱器”的机构，其中标号66所指零件的两翼部分均相当于本专利的“触脚”，故本专利的独立权利要求1的技术方案已被对比文件1所公开，不具备新颖性；对比文件1中标号71所指部位即相当于本专利的“柄”，在其所引用的权利要求1不具备新颖性的前提下，从属权利要求2也不具备新颖性；……对比文件1说明书中指出具有与本专利“触脚(A)”对应部分的零件66为一“单金属弹簧片”，即相当于本权利要求中所述的“整体金属模制件”，在其所引用的权利要求1不具备新颖性的前提下，该从属权利要求7也不具备创造性。专利复审委员会决定宣告本专利权利要求1～7无效，在本专利权利要求8～14的基础上维持本专利有效。一审法院维持了专利复审委员会的决定。
北京市高级人民法院认为，本专利权利要求1所记载的技术方案与对比文件1所记载的技术方案不属于同样的发明创造，专利复审委员会认为对比文件1中公开了一种相当于本专利的“用于喂纱器中的纱线检测设备的探纱器”的机构，其中标号66所指零件的两翼部分均相当于本专利的“触脚”，但其并未进一步论述对比文件1图2a、2b中公开的机构如何“相当于”本专利“用于喂纱器中的纱线检测设备的探纱器”的机构，其中标号66所指零件的两翼部分如何“相当于”本专利的“触脚”，而是直接判定本专利的权利要求1相对于对比文件1不具有新颖性，忽视了本专利权利要求1记载的技术方案与对比文件1记载的技术方案的差异，显然是不恰当的。由于权利要求2～7均为权利要求1的从属权利要求，且专利复审委员会是在权利要求1不具备新颖性的基础上评述权利要求2～7，在本院认定本专利权利要求1相对于对比文件1具备新颖性的基础上，专利复审委员会应当重新审查太阳公司针对本专利提出的无效请求及相应理由，故本院不再对专利复审委员会就本专利权利要求2～7所作出的审查结论进行评判。据此，判令专利复审委员会重新作出审查决定。
6.关于省略必要特征导致技术效果变劣的技术方案是否具有创造性的认定
专利法第二十二条规定，发明专利的创造性是指，该发明同申请日以前已有技术相比具有突出的实质性特点和显著的进步。突出的实质性特点是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。显著的进步是指，发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果，如克服了现有技术的缺陷、或者为解决某一技术问题提供了不同的技术方案，或者代表了某种技术发展趋势。如果某一发明省略现有技术的某些必要技术特征能够实现同样甚至更好的技术效果，则可以认定该发明具有创造性，但如果省略现有技术的某些必要技术特征导致相应技术效果的缺失与整体技术效果的变劣，则不能认定该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。
在四川光友实业集团有限公司（简称光友公司）诉专利复审委员会及第三人四川白家食品有限公司（简称白家公司）发明专利无效行政纠纷一案中，见北京市高级人民法院(2008)高行终字第46号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第1286号行政判决书。光友公司系名称为“方便快餐粉丝的加工方法”的发明专利的权利人，白家公司以本专利不具有专利法第二十三条规定的创造性等为由，向专利复审委员会提出无效宣告请求。本专利的权利要求1与现有技术相比的区别包括：（1）权利要求1相对于证据4少了在粉丝加工成型后放入成型模前的高温干燥和中温逆风干燥步骤；（2）权利要求1中干燥后即包装，而证据4中在干燥后包装前还要进行干燥膨化。专利权人认为上述区别足以证明本专利相对于现有技术具有创造性，专利复审委员会认为本专利的权利要求1相对于现有技术不具有创造性，并宣告本专利全部无效。一审法院维持了专利复审委员会的决定。
北京市高级人民法院认为，对于上述区别特征（1），本专利与现有技术中粉丝都要在成型模中进行干燥，即要使粉丝在未定型之前置于成型模中，以使其在成型模中干燥成型。现有技术的方法中，熟化成型的粉丝在装模前须进行干燥以防止粉丝粘连，但权利要求1省略了装模前干燥的步骤，而本领域普通技术人员都知道，熟化成型后的粉丝由于温度高表面黏性大，如果直接切断会造成粘连，故权利要求1的技术方案虽然省略了装模前干燥的步骤，但也丧失了不会产生粘连的效果。在这种情形下，对于本领域技术人员而言，省略该步骤及相应技术效果的技术方案是显而易见的。对于区别特征（2）而言，权利要求1相对于现有技术省略了包装前的干燥膨化步骤，同时也省略了这一步骤带来的效果，该区别特征并没有为本专利权利要求1的技术方案带来突出的实质性特点和显著的进步。因此，在现有技术的基础上获得本专利权利要求1的技术方案，对所属领域的技术人员来说是显而易见的，本专利权的权利要求1相对于现有技术不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。
